委托加工引发6000万商标转让纷争 山东一民营企业被拖到生死边缘
2019-08-22
近年来，随着经济的发展，社会的进步，有关知识产权的法律纠纷逐渐增多，其中也不乏一些疑难案件。8月16日，有关山东当地两家轮胎公司之间因合同纠纷引发的商标权转让纠纷案法律论证会在京举行。
都是合同惹的祸
事情要追溯到2009年，当年4月14日，浦林成山（山东）轮胎有限公司（下称成山公司）与青岛保税区宏轮工贸有限公司（下称宏轮公司）签订了《ROADSHINE品牌委托加工协议》（下称加工协议）。
加工协议约定，成山公司（甲方）同意为宏轮公司（乙方）加工ROADSHINE品牌轮胎。ROADSHINE品牌属于宏轮公司所有，许可成山公司生产，该品牌主要在非洲、中东、东南亚地域进行销售。宏轮公司则负责品牌轮胎的出口清关事宜。双方商定合作期限为6年，自2009年4月1日至2015年3月31日。协议到期后，经双份书面确认后，可继续延长。协议同时约定，宏轮公司承诺合作达到10年以后，将ROADSHINE商标所有权及专用权免费转让给成山公司。
2010年1月26日，双方签订了委托加工协议的补充协议，将合作业务拓展至轮胎模具（花纹圈）加工业务。并将委托加工协议约定的合作10年后宏轮公司同意将该品牌免费转让给成山公司，调整为合作6年，ROADSHINE品牌将由宏轮公司转让给成山公司。成山公司同意在宏轮公司将商标转让给成山公司后，该品牌仍优先由宏轮公司经销。
2012年1月31日，双方再次签订补充协议，协商同意增加GOLDPARTNER品牌在成山公司委托加工，并将产品范围扩大至半钢胎。补充协议表示，GOLDPARTNER为宏轮公司注册的商标，其拥有GOLDPARTNER品牌的所有权及专用权。宏轮公司承诺自2015年4月14日合作期满后，GOLDPARTNER品牌将由宏轮公司无偿转让给成山公司。
然而，双方合作进行到2013年10月时，由于出口退税政策的原因，宏轮公司只能从事轮胎等保税货物的仓储业务，不再有出口业务。如果宏轮公司继续做出口业务，会严重影响成山公司退税，双方合作实际至2013年10月即结束。
2015年11月18日，宏轮公司与青岛依天通贸易有限公司（下称依天通公司）签订商标转让协议，将名下“ROAD SHINE”“GOLD PARTNER”三个国内注册商标转让至依天通公司名下，转让费30万元。此后，系列商标经商标局审查、公告、核准后转让至依天通名下。
6000万索赔 双方对簿公堂
然而，时隔近一年，宏轮公司与依天通公司却收到了来自成山公司的一纸诉状。
2016年12月26日，成山公司向威海中院提起诉讼，请求依法确认宏轮公司将ROADSHINE和GOLD PARTNER商标转让给第三人依天通公司的行为无效；判令宏轮公司履行协议约定，将国内及国际注册的ROADSHINE和GOLDPARTNER商标免费转让给成山公司，并办理该注册商标的转让登记过户手续；判令宏轮公司赔偿因拒不履行商标转让义务给成山公司造成的经济损失6000万元。
12月26日，威海中院立案受理，当日，成山公司提出财产保全申请，请求冻结宏轮公司银行存款6200万元或查封其价值相当的财产。立案当日，威海中院出具了保全裁定书，冻结宏轮公司银行存款6200万元或查封其价值相当的财产；并查封登记在依天通公司名下的ROADSHINE和GOLDPARTNER注册商标，查封期限为三年。实际冻结了宏轮公司名下两个银行账户现金2000多万元，查封了房产土地价值近1亿元。这些被查封、冻结的房产和银行账户是宏轮公司名下拥有的全部厂房、土地及银行账户。宏轮公司不服财产保全结果，申请复议，但被法院驳回。
据了解，案件受理至今，宏轮公司代理律师往返威海中院20多次，其中2018年1月至2019年7月期间已经历9次开庭，仍未有定论。
30余万与6000余万的差距
在没有确定委托加工合同中约定商标免费转让是否有效的前提下，威海中院首先按照成山公司的申请组织了商标价值评估。
威海中院认为，鉴于涉案商标的价值高低，关系到对于宏轮公司未依约将涉案商标转让给成山公司可能给后者造成的利润损失价值的多寡。2019年2月12日，威海中院通过摇号委托的备案机构山东永晟资产评估有限公司（下称永晟资产评估公司）出具了资产评估报告。
该份评估结果显示，分别以2015年4月14日、11月18日、2018年10月19日为评估基准日，三件涉案商标评估价值依次分别为约24.7万元、30万元、38.2万元；宏轮公司未按约将涉案商标专用权无偿转让给成山公司而给成山公司造成的2015年4月14日至2018年10月19日期间的经济损失评估价值为零。
2019年3月13日和4月10日，法院组织双方对上述评估报告进行质证，评估公司也派员参加庭审接受了质询。随后，成山公司单方委托正源和信资产评估有限公司对涉案商标价值进行评估，该评估公司于5月20日，对涉案商标2015年4月14日所有权市场价值约4472万元、以及该时间至2019年12月31日使用权市场价值约2320万元，合计6700多万元的评估报告。据了解，这份评估报告的评估基准与永晟资产评估公司的评估基准存在很大差异。
7月11日，由于主审法官退出员额，法院组织新合议庭开庭审理此案。合议庭要求宏轮公司对成山公司提交的单方委托的评估报告进行质证。质证完毕之后，法院认为永晟资产评估公司报告不能作为定案依据，并当庭准许重新鉴定，对涉案商标价值等进行重新鉴定。宏轮公司和依天通公司均不同意重新鉴定。
近期，威海中院重启该案鉴定，安排各方重新选定评估公司进行评估，宏轮公司和依天通公司因不同意重新鉴定，宏轮公司未参与评估机构的选定。8月6日，威海中院已经委托北京一家做过证券业务的公司进行商标的评估。
专家如是说
鉴于案件的复杂性以及对威海法院法官办案水平的质疑，宏轮公司邀请了北京知识产权届的权威法律专家对本案进行了研讨，以期获得公正合理的结论并能给威海中院提供及时的参考。
清华大学法学院教授、资深合同法专家崔建远表示，双方签订的委托加工协议及其补充协议系若干类型合同组成的非典型性合同。合同的主干是承揽合同，承揽合同里面涉及商标专用权的约定。对于其中个别合同条款的法律效力，需要将不同条款拆分后分别进行判断。同时，需要衡量双方履行合同所获利益是否显失公平，不能笼统的按照字面意思进行解释。同时最高人民法院关于《合同法》相关的司法解释中规定的合同的三要素，合同当事人、标的、标的的数量，这三个要素在这份委托加工协议及补充协议里体现的都是模糊的。所以合同的效力和有效性是本案的关键。
中国科学院大学教授李顺德亦表示，从双方协议约定内容来看，委托加工协议中对于商标转让的约定，并未形成一个独立的商标转让合同，只是一个其中的条款，而应当理解为委托加工协议全部履行完毕后商标权才能够予以转让。
值得注意的是，涉案委托加工协议及两份补充协议虽然约定了明确的合同履行期限，但对于商标转让事宜，并未约定具体的注册商标号或转让商标数量。此外，协议的部分条款中指出转让标的为商标，部分条款则以“品牌”代称。
北京大学法学院教授杨明指出，相关条款中提到的“品牌”与商标并不是相同的法律概念，而是民间约定俗称的称谓。故而“品牌转让”是否意指涉案商标转让并不明确。中国政法大学副教授申海恩分析称，双方对于免费转让商标许可的约定可以视为附条件的赠与合同。在合同标的不明确的情况下，加之实际合作结束早于约定期限，赠与合同难以履行。
从双方利益平衡的角度，清华大学法学院教授陈建民认为，宏轮公司转让涉案商标的行为，实际上在处分其拥有的财产权。宏轮公司是否可以免费转让涉案商标，需要考量双方在实际合作过程中，该公司是否获得了足以与涉案商标价值相应的对价。
若委托加工协议及补充协议中关于商标转让的约定有效，成山公司将涉案商标转让给依天通公司的行为的效力如何认定？民事侵权判决的作出并生效是否当然影响涉案商标权移转的法律效力？这也将关系到其他轮胎加工商能否依协议约定继续使用涉案商标。
中国政法大学教授来小鹏认为，商标权转让不仅需要双方合意，且须经商标局核准登记方能生效。因此，涉案商标权利的归属并不依协议的签订而发生移转。此外，综合该案案情，涉案委托协议中约定的商标转让的履行系附条件的法律行为，转让的前提应是委托加工合作周期的届满。
杨明则结合合同法相关司法解释分析称，双方对于商标转让的约定并不明确，商标权仍属于宏轮公司。其转让涉案商标给依天通公司的行为系正当行使商标权，并不无权处分。申海恩亦表示，第三人依天通公司已合法取得涉案商标权，民事判决结果不能确权将涉案商标移转至成山公司名下。
中国知识产权法学研究会会长、中国人民大学知识产权学院院长刘春田表示，就附条件的法律行为而言，由于合同不能履行的情况出现，实际履行完毕日期早于合同约定日期，宏轮公司在后的商标转让行为并不构成恶意。李顺德则从举证责任分配的角度分析称，成山公司所指控的恶意串通是否成立，其需要承担相应的举证责任。原北京知识产权法院法官刘庆辉亦从举证的角度指出，双方的实际合作期限是否达到合同约定期限是违约判断的关键之一，这需要成山公司加以举证证明。然而，即便合作期限满六年，涉案商标权已发生移转，法院无权直接要求第三人过户给成山公司。
多年的合作关系，变成了如今的公堂相见。案件判决结果对于民营企业而言，关系到企业的生存与发展。如何发挥司法主导作用，早日定纷止争？该案由合同纠纷引发的商标纠纷值得关注。
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zhao]
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